OLG Karlsruhe: Vertragsstrafe nach Markenlöschung unzulässig

Markenverletzung – Abmahnung – Unterlassungserklärung – Vertragsstrafe

Eine Markenverletzung durch unberechtigte Nutzung zieht in der Regel eine berechtigte Abmahnung nach sich, in welcher die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung verlangt wird. Mit Unterzeichnung der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung kommt ein Vertrag zustande. Wird die betroffene Marke dann erneut verletzt, stellt dies eine Vertragsverletzung dar, für die der Markeninhaber/Rechteinhaber  die vertraglich versprochene Vertragsstrafe verlangen darf. Dies ist der Normalfall.

Vertragsstrafe trotz Markenlöschung?

Wie verhält es sich aber mit der Vertragsstrafe, wenn gegen eine Unterlassungserklärung verstoßen wird, es wegen dieser (neuerlichen) Markenverletzung zu einem Rechtsstreit kommt und während des Rechtsstreits die Marke, um deren Nutzung es in der Unterlassungserklärung geht, gelöscht wurde? Liegt dann überhaupt noch eine Markenverletzung vor, für die eine Vertragsstrafe verlangt werden kann?

Die Antwort auf diese nicht ganz alltägliche Konstellation gab jüngst das OLG Karlsruhe:

Volltext OLG Karlsruhe Urteil vom 07.05.2012, Az. 6 U 187/10

Die Klägerin war Inhaberin der deutschen Wortmarke „physiomobil“, die für Geräte für die Physiotherapie und für physiotherapeutische Behandlungen Schutz beanspruchte.

Die Marke wurde vom Deutschen Paten- und Markenamt (DPMA) im April 2012 gelöscht, da sie als „glatt beschreibend“ gewertet wurde und ihr somit ein absoluter Schutzhindernisse (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegen stand.

Der Beklagte hatte bereits im August 2009 diese Marke verletzt und dementsprechend eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, in welcher er für jeden weiteren Verstoß die Zahlung einer Vertragsstrafe versprach.

Unterlassungserklärung mit auflösender Bedingung

Der Beklagte verpflichtete sich dazu:

„es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe von 5.100,00 Euro, es zu unterlassen,

die Bezeichnung “physiomobil, physio mobil oder physio mobil 1″

für physiotherapeutische Behandlung zu benutzen oder Dritte zur Benutzung zu veranlassen, insbesondere durch Lizenzvergabe.

Das soll nur so lange gelten, “wie es sich bei diesen Begriffen für Frau W.-S. um markenrechtliche Begriffe handelt”.

Neue Markenverletzungen – Wiederholungsgefahr lebt wieder auf – neue Unterlassungserklärung

Allerdings war die Bezeichnung “Physiomobil”, die der Beklagte für sein Unternehmen nutzte, im Februar 2010 – also nach Abschluss des Unterlassungsvertrages – noch an sieben verschieden Stellen im Internet auffindbar.

Die Klägerin sah hierin ein Wiederaufleben der Wiederholungsgefahr und verlangte die Abgabe einer weiteren Unterlassungserklärung.

Außerdem führten die sieben Verstöße dazu, dass in sieben Fällen die versprochene Vertragsstrafe verlangt werden könne. Über eine sogenannte Teilklage beanspruchte die Klägerin daher 7000,- EURO, da sie pro Verstoß zunächst  nur 1000,- EURO geltend machte. Zusätzlich verlangte sie noch die Erstattung der Abmahnkosten.

Der Beklagte war demgegenüber der Auffassung, dass er nicht für die gerügte Zeichenverwendung im Internet verantwortlich sei und zudem für ihn auch keine Rechtspflicht bestanden habe, die Zeichennutzung im Internet zu verhindern.

Das Landgericht Mannheim sah dies anders und gab der Klägerin nahezu in vollem Umfang Recht.

In der Zeichenverwendung im Internet seien nämlich (neuerliche) Verstöße gegen die vertragliche Unterlassungspflicht zu sehen, da der Beklagte zumutbare Anstrengungen nicht unternommen habe, solche (weiteren) Verstöße zu vermeiden.

Mit der zum OLG eingelegten Berufung war der Beklagte z. T. erfolgreich, da es während des Berufungsverfahrens zu einer nicht ganz alltäglichen Konstellation kam.

Die Marke der Klägerin wurde während des Berufungsverfahrens vor gelöscht.

Nach Auffassung des OLG hatte das Landgericht nach damaligem Sachstand zu Recht einen Unterlassungsanspruch der Klägerin angenommen. Der Unterlassungsvertrag sei zum Zeitpunkt der Entscheidung durch das Landgericht wirksam gewesen.

„Bis zur rechtskräftigen Löschung der Marke der Klägerin war der auf die Marke gestützte Unterlassungsanspruch und damit die Geschäftsgrundlage des Unterlassungsvertrages jedoch nicht entfallen, so dass ein Kündigungsgrund nicht bestand.“ ….

„Mit der Bestimmung: „Dies gilt nur solange, wie es sich bei diesen Begriffen [physiomobil etc.] für Frau W.-S. um markenrechtliche Begriffe handelt.“ haben die Parteien, wie sie nachträglich klargestellt haben, den Unterlassungsvertrag unter die auflösende Bedingung gestellt, dass die Klägerin „ein Markenrecht ‘physiomobil’ hat“ (vgl. Anlagen K2, K3), d.h. dass der Klägerin die mit der Abmahnung geltend gemachte Marke „physiomobil“ zusteht. Auch insoweit gilt, dass im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz die auflösende Bedingung noch nicht eingetreten war, denn die Löschung der Marke ist erst nach diesem Zeitpunkt erfolgt.

Eine Markenverletzung liege vor.

„Im Streitfall wurde die Unterlassungserklärung als Reaktion auf den Vorwurf der Markenverletzung abgegeben. Das Versprechen, die Benutzung der Bezeichnung “physiomobil” etc. für physiotherapeutische Behandlungen zu unterlassen, richtet sich deshalb auf eine Benutzungsform, die eine (zumindest auch) markenrechtliche Verwendung darstellt.“

Unberechtigte Zeichenbenutzung ist Verstoß gegen Unterlassungserklärung

Auch sei der Beklagte für die unberechtigte Zeichenbenutzung verantwortlich, da die Unterlassungsverpflichtung den (Unterlassungs-) Schuldner unter Umständen zum Tätigwerden verpflichte.

Nach Ansicht des Gerichts hätte der Beklagte bei Abgabe des Unterlassungsversprechens eine Internetrecherche durchführen müssen, um etwaige „stehengebliebene“ Zeichenverwendungen zu ermitteln und zu beseitigen. Dies habe der Beklagte jedoch pflichtwidrig unterlassen.

Keine Vertragsstrafe nach Markenlöschung

Allerdings könne die Klägerin dennoch keine Vertragsstrafe verlangen.

Die Marke sei gelöscht worden, wodurch der ursprünglich gegebene Unterlassungsanspruch während des Berufungsverfahrens durch Erledigung weggefallen sei.

In Frage kämen jedoch kennzeichenrechtliche Ansprüche wegen der Verwendung der Bezeichnung „physiomobil“ u.a. in reinen Stellenangeboten, soweit diese Zeichen-Nennungen auch markenmäßige Benutzungen und damit Verstöße gegen die Unterlassungspflicht darstellten.

Allerdings müsse diese Frage nicht mehr geklärt werden, da insofern die auflösende Bedingung des Unterlassungsvertrages während des Berufungsverfahrens eingetreten sei.

Das Gericht führte dazu aus:

„Ansprüche auf Zahlung der Vertragsstrafe scheiden im erreichten Sach- und Streitstand jedenfalls deshalb aus, weil der Geltendmachung des Vertragsstrafeanspruchs der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegensteht. Das ergibt sich daraus, dass die Marke inzwischen mit rückwirkender Kraft (§ 52 Abs. 2 MarkenG) gelöscht worden ist.“

Verlangen der Vertragsstrafe ist rechtsmissbräuchlich, wenn Marke nicht mehr besteht

„Die Klägerin muss sich also nunmehr – ohne dass es weiterer Feststellungen oder Wertungen bedürfte – so behandeln lassen, als hätte sie die Rechte aus der Marke nie erlangt. Damit hätte auch von Anfang an kein durchsetzbarer markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestanden, der durch einen strafbewehrten Unterlassungsvertrag hätte gesichert werden können. Nach der Wertung, die der zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegt, muss sich die Klägerin, wenn sie nunmehr den Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe durchsetzen will, den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten lassen.“

Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung sorgfältig formulieren

Wer sich einer Abmahnung wegen der Verletzung von Markenrechten und/oder eines Unternehmenskennzeichens (Name, Firma, Domain) ausgesetzt sieht, bekommt meistens eine vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung mitgeliefert.

Ohnehin sollte eine solche Erklärung nie ungeprüft unterzeichnet werden, da nicht selten Umstände oder betriebliche Abläufe vorliegen können, bei welchem ein Unterlassungsversprechen gar nicht abgegeben werden kann, da dessen Einhaltung schlichtweg nicht gewährleistet werden kann.

Ist dagegen die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung sinnvoll, dann sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass diese Erklärung auch sorgfältig formuliert wird.

Auflösende Bedingung vereinbaren

Wie in obigem OLG-Urteil festgestellt wurde, führt die Löschung der Marke dazu, dass für den ehemaligen Markeninhaber rückwirkend alle Rechte aus der Marke entfallen.

Die Verpflichtung zur Unterlassung z. B. von bestehenden Markenrechten (Eintragung) abhängig zu machen, gehört – gerade bei nicht allzu „unterscheidungskräftigen/starken“ Marken/Bezeichnungen – daher ebenso in die Erklärung, wie etwa das Versprechen einer Vertragsstrafe nach dem sogenannten „Hamburger Brauch“.

Hamburger Brauch

Beim Hamburger Brauch wird nämlich für den Verletzungsfall kein Betrag für die Höhe einer zu zahlenden Vertragsstrafe genannt, sondern deren Höhe in das Ermessen des Rechteinhabers gestellt, wobei die dann vom Rechteinhaber geforderte Vertragsstrafe wiederum vom zuständigen Gericht überprüft werden kann, falls der Verletzer die Vertragsstrafe für zu hoch angesetzt hält.

Haben Sie Fragen zu Unterlassungserklärungen, die Sie in der Vergangenheit abgegeben haben? Oder benötigen Sie Unterstützung wegen einer Markenverletzung? Rufen Sie an! Schreiben Sie mir eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen persönlichen Termin. In jedem Fall werde ich mich bemühen, Ihnen so schnell wie möglich weiterzuhelfen.