Markenverletzung durch Werbung

Die Nutzung einer fremden Marke ist unzulässig, wenn durch die Markennutzung der Eindruck entsteht, zwischen dem Nutzer und dem Markeninhaber bestünden vertragliche Beziehungen.

Dies hat das OLG Frankfurt in einem Fall entschieden, in dem ein Unternehmer seine Außenwerbung sehr „aufmerksamkeitsstark“ mit einer fremden Marke versehen hatte.

Der Unternehmer hielt die so gestaltete Außenbeschilderung offenbar für unbedenklich, da er u. a. auf den Vertrieb von gebrauchten Originalgeräten des Markeninhabers sowie auf Ersatzteile für diese Geräte spezialisiert ist.

Allerdings hatte der Markeninhaber weder ein vertragliche Beziehung zu dem werbenden Unternehmer noch hatte der Markeninhaber einer derartigen Nutzung seiner Marke zugestimmt.

Irreführung durch Markennutzung

Das Gericht sah in dieser Markennutzung die Gefahr der Irreführung von Verbrauchern. Da der Unternehmer zur Werbung für seine Leistungen nicht etwa nur die Namen der Originalgeräte genutzt, sondern stattdessen die fremde Marke „blickfangartig“ herausgestallt habe, könne der angesprochene Verbraucher unzutreffend denken, er sei u. a. Vertragshändler des Markeninhabers.

Nicht einmal der Hinweis „keine Werksvertretung“, der im Schaufenster sowie an der Eingangstür des Geschäfts angebracht war, konnte dem Unternehmer da weiterhelfen.

Im Größenverhältnis zur „prominent“ gezeigten fremden Marke waren diese Hinweise nämlich derart klein gehalten, dass man sie – so das Gericht – nur mit Mühe habe lesen können.

Verwirkung des Unterlassungsanspruchs?

Eine Besonderheit des Falles:

Da der Markeninhaber  die Markenverletzung über längere Zeit hingenommen hatte, meinte der Unternehmer, dass er die fremde Marke auch weiterhin nutzen dürfe. Ein insofern bestehender Unterlassungsanspruch des Markeninhabers sei durch dessen Untätigkeit nämlich verwirkt („erloschen“).

Allerdings wollte das Gericht auch dieser Rechtsauffassung nicht folgen und bejahte daher den Unterlassungsanspruch des Markeninhabers:

Allgemeinen beschränkt sich die Rechtsfolge der Verwirkung im Markenrecht darauf, dass der Markeninhaber seine Rechte aus der Marke im Hinblick auf bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag; ein „Freibrief für künftige Schutzrechtsverletzungen“ ist damit in der Regel nicht verbunden (vgl. zuletzt BGH GRUR 2012, 928 – Honda-Grauimport; Tz. 23 ff.). Eine Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs kommt daher nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. die Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl.Rdz. 46 zu § 21 m.w.N.) nur ausnahmsweise in Betracht, wenn – abgesehen vom Vorliegen der weiteren Verwirkungsvoraussetzungen – der Verletzer infolge der längere Zeit hingenommenen Markenverletzung einen wertvollen Besitzstand erlangt hat, den er durch die Befolgung des Unterlassungsbegehrens verlieren würde.“

Der Unternehmer sei ja nicht daran gehindert, auch weiterhin gebrauchte Originalgeräte des Markeninhabers bzw. Ersatzteile für diese zu verkaufen. Er müsse lediglich seine Werbung ändern, so dass die Verwechslungsgefahr/Irreführung der Verbraucher vermieden werde, so das Gericht.

Kein Schadensersatz trotz Markenverletzung

Der Markeninhaber kann also Unterlassung verlangen – Schadensersatz bekommt er jedoch keinen.

Nach Auffassung des Gerichts ist der Schadensersatzanspruch verwirkt, weil der Markeninhaber die Markenverletzung (zu) lange geduldet hatte und daher der Unternehmer darauf vertrauen durfte, der Markeninhaber werde nach so langer Zeit Schadensersatzansprüche wegen Markenverletzung nicht mehr geltend machen.

Auf Seiten des Markeninhabers setzt die Verwirkung nicht unbedingt die Kenntnis von der Markenverletzung voraus; es reicht auch die Verletzung einer Marktbeobachtungspflicht, wobei das Bestehen einer solchen Pflicht von den Gesamtumständen abhängt (vgl. Ingerl/Rohnke a.a.O., Rdz. 35 m.w.N.). Danach ist hier eine Verwirkung des Schadensersatzanspruchs jedenfalls für den überwiegenden Zeitraum der Verletzungsdauer zu bejahen.“

Quelle: OLG Frankfurt, Urteil vom 21.03.2013, 6 U 170/12

Erlaubte Markennutzung, § 23 MarkenG

In vielen Bereichen sind Unternehmer geradezu darauf angewiesen, fremde Marken zu benutzen. Besonders deutlich wird dies im Bereich des „Ersatzteilgeschäfts“.

Wer sich z. B. auf die Reparatur von „VW-Fahrzeugen“ oder auf Schulungen für Produkte bestimmter Software-Anbieter spezialisiert hat, muss selbstverständlich hierfür auch werben dürfen und darf es auch.

Möglich macht dies § 23 MarkenG, auch „Ersatzteilparagraf“ genannt. Vielfach übersehen werden hier jedoch die Voraussetzungen, unter denen man die fremde Marke benutzen darf.

Die Nutzung der fremden Marke ist nämlich nur dann erlaubt, wenn sie für das eigene Produkt/die eigene Dienstleistung auch erforderlich ist.

Im „VW-Beispiel“ liegt es auf der Hand, dass es für die Werkstatt erforderlich ist, das Wort „VW“ zur Beschreibung der Spezialiserung auf „VW-Fahrzeuge“ zu benutzen.

Nicht erforderlich ist es hingegen, das blau-weiße und allseits bekannte „VW-Logo“ über die Tür zu hängen oder in Werbeprospekten etc. zu verwenden.Auch wenn es, wie beschrieben, zulässig ist, Marken (-namen) zu verwenden, so ist dennoch auch hier Vorsicht geboten.

§ 23 MarkenG schreibt nämlich weiter vor, dass die Verwendung der fremden Marke nicht nur erforderlich sein muss, sondern zudem auch nicht „gegen die guten Sitten“ verstoßen also nicht unlauter sein darf.

Unlauter wäre z. B. eine „übermäßige Markennennung“, weil es zur Beschreibung des eigenen Produkts nicht erforderlich sein dürfte, den fremden Markenamen in der einseitigen Werbeanzeige zehnmal oder auf der eigenen Homepage in jedem zweiten Satz zu wiederholen.

Letztlich ist hier Augenmaß gefragt.

Wenn Sie die Nutzung einer fremden Marke planen, sich jedoch über die rechtlichen Gegebenheiten in Ihrem Fall nicht sicher sind, unterstütze ich Sie gern.

Als Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz verfüge ich – national wie international – über langjährige praktische Erfahrungen in allen möglichen Formen des Markenschutzes. Da hier ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt, kann ich Sie kompetent in Ihren Markensachen begleiten.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Rechtsrat zur Nutzung einer fremden Marke oder zum Markenschutz allgemein? Rufen Sie an! Schreiben Sie mir eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen persönlichen Termin. In jedem Fall werde ich mich bemühen, Ihnen so schnell wie möglich weiterzuhelfen.